Intervista al Dott. Francesco Libretti a cura di Onda News
INTERVISTA AL DOTT. FRANCESCO LIBRETTI
DOTT. LIBRETTI, TRA I BENI IMMATERIALI DI UN’AZIENDA, IL MARCHIO REGISTRATO RIVESTE UN PARTICOLARE VALORE, MA COME POSSIAMO DEFINIRE UN MARCHIO REGISTRATO? C’È DIFFERENZA TRA UN MARCHIO REGISTRATO ED UNO NON REGISTRATO?
Il marchio registrato è un qualsiasi segno distintivo che, a seguito di deposito e successiva concessione da parte di un ente governativo preposto, gode di una particolare tutela giuridica nei confronti di terzi. Le autorità competenti sono l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) per i marchi registrati italiani, l’EUIPO per i marchi registrati dell’Unione Europea, la WIPO per i marchi registrati internazionali. Orbene, quando parliamo di “marchio registrato italiano” facciamo riferimento ad un segno – parola, suono, colore, forma, etc – che avendo ottenuto la registrazione ha validità su tutto il territorio italiano per la durata di 10 anni, rinnovabile potenzialmente all’infinito. In Italia vi è la possibilità anche di utilizzare un marchio non registrato, c.d. marchio di fatto, la cui tutela non è equiparabile a quella concessa al marchio registrato e che viene utilizzato per lo più per la commercializzazione dei servizi o prodotti che hanno ottenuto visibilità e capacità distintiva rispetto al target di clientela e al territorio di riferimento. Pertanto, decidere se registrare un marchio o semplicemente usarlo, dipenderà da valutazioni economiche, strategiche e finanziarie legate al business aziendale.
CHI PUÒ REGISTRARE UN MARCHIO E QUAL È L’ITER CHE BISOGNA SEGUIRE PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO D’IMPRESA IN ITALIA?
La registrazione di un marchio d’impresa assicura al titolare molteplici vantaggi rispetto ai concorrenti, permettendogli di far fruttare gli investimenti sostenuti per affermare un proprio prodotto o servizio sul mercato, attraverso l’acquisizione di un monopolio sull’uso di tali prodotti o servizi ed una forma di protezione che impedisce la contraffazione da parte di terzi.
La domanda di registrazione di marchio può essere presentata da chiunque: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti, compresi i minorenni, anche stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti. Per quanto riguarda l’iter burocratico, esso inizia con la redazione della domanda di registrazione su un modulo standard, da depositare telematicamente all’UIBM direttamente o per mezzo di un consulente abilitato, a cui si è conferito incarico scritto o procura generale, o di una Camera di Commercio. La normativa italiana richiede che i marchi, per poter essere registrati, siano dotati dei requisiti di novità, capacità distintiva e liceità. L’UIBM controlla che la domanda sia conforme nella forma e nella sostanza, e verifica la presenza di impedimenti alla registrazione del marchio; dopodiché la stessa viene pubblicata nel Bollettino dei marchi. Dalla pubblicazione devono trascorrere almeno tre mesi di tempo entro cui eventuali titolari di un diritto anteriore possono opporsi alla registrazione del marchio in questione. Se nessuno presenta opposizione, o se questa viene rigettata dall’UIBM, il marchio sarà regolarmente registrato con predisposizione da parte dell’Ufficio di un attestato di registrazione. La registrazione ha una durata di 10 anni a partire dalla data di deposito della domanda. Allo scadere del periodo, può essere rinnovata per altri 10 anni, sempre che il marchio continui a riguardare lo stesso genere di prodotti e servizi. Il titolare del marchio d’impresa è comunque libero di rinunciare al diritto in ogni momento, previo specifico iter di rinuncia.
DOTT. LIBRETTI COME SI RICONOSCE UN MARCHIO REGISTRATO E COME SI PUÒ VERIFICARE SE UN MARCHIO È STATO GIÀ REGISTRATO?
Anche se nel nostro Paese non è obbligatorio, sul marchio che ha ottenuto la registrazione è prassi apporre un simbolo costituito da una lettera R iscritta in un cerchio accanto al segno grafico, nello stesso tempo è vietato ed è perseguibile ai sensi di legge apporre il simbolo di marchio registrato su marchi di fatto. Prima di procedere alla presentazione della domanda di registrazione, è necessario compiere la ricerca di anteriorità, per appurare che il marchio da registrare non sia simile o identico ad altri marchi già registrati per prodotti/servizi identici o affini tali da ingenerare nel consumatore un rischio di confusione sulla loro provenienza. Occorre, a tale proposito, puntualizzare che, l’UIBM non opera nessuna ricerca di anteriorità sulle domande di registrazione di marchio, pertanto anche successivamente alla concessione del marchio, vi è la possibilità che terzi chiedano l’annullamento della registrazione dello stesso in quanto in contrasto con dei propri diritti anteriori al deposito della domanda di marchio. La ricerca di può essere effettuata gratuitamente utilizzando le banche dati rese disponibili dagli uffici competenti, come la banca dati dei Depositi Nazionali dell’UIBM in cui è possibile verificare i marchi depositati in Italia.
IL PROPRIETARIO DEL MARCHIO PUÒ CEDERLO A TERZI IN LICENZA D’USO?
La registrazione del marchio può essere richiesta ed ottenuta non solo da colui che in quanto imprenditore ne voglia fare uso direttamente, ma anche da chi, voglia acquisire un’esclusiva sul segno per poi consentirne l’uso ad altri o, addirittura, cederlo a terzi; infatti il marchio registrato in quanto titolo di proprietà industriale costituisce un vero e proprio diritto di proprietà che ha, peraltro, un valore commerciale che può essere sfruttato dal titolare, il quale può concedere il marchio in licenza o cederlo del tutto ad altri soggetti sia a titolo oneroso che gratuito, attraverso la stipula di un apposito contratto. Inoltre i marchi di impresa possono essere utilizzati per accedere a finanziamenti. Ogni cessione deve essere effettuata secondo le regole del Codice Civile per la cessione di beni mobili registrati, inoltre, anche se non vi è l’obbligatorietà è consigliabile comunicare all’UIBM l’avvenuta cessione del marchio con la trascrizione.
DOTT. LIBRETTI QUAL È, DUNQUE, IL REGIME FISCALE DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO?
Se la concessione in uso del marchio è realizzata da un soggetto titolare di partita IVA che agisce nell’esercizio dell’impresa o professione, nei confronti di un altro soggetto con partita IVA, la concessione sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro. Invece, ove la concessione del marchio sia realizzata da un soggetto non avente partita IVA o comunque al di fuori dell’esercizio di impresa o professione (ad es. nel caso, non infrequente, dell’amministratore o del socio persona fisica che cede la licenza d’uso del marchio alla propria società), la concessione del marchio sarà fuori campo IVA e sconterà l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% sul valore contrattualmente convenuto.
